源码资本|“小”商标“大”麻烦 创业路上如何有效避坑？( 三 )
这里就涉及到商标抢注的问题，国家也很重视的问题，比如说一个外国公司，它先在美国发展，后来决定进入到中国，一看发现自己的商标被别人注册了。抢注人商标申请的时候，肯定比这家美国公司使用标识要晚，因为是了解到这个公司才申请注册。但是在先的公司，因为没有进入到中国市场，在中国产品的影响力非常小，怎么样证明产品获得足够的影响力去支撑针对抢注商标的异议或无效，这是一个争议非常多的区域。
前几年我代理的特斯拉就是一个典型的案例。特斯拉刚进入中国的时候，发现自己英文和中文标识，还有最经典的T，以及它的域名都已经被注册了，而特斯拉又有一个很雄心勃勃的中国市场计划。所以，我们起初与抢注人沟通买回这个商标，抢注者的价格公司觉得没有办法接受，然后我们提起无效。当时非常幸运，发现商标被抢注前，特斯拉赞助过一个活动。有这样一个活动的影响力，至少有这样一个证据，现在特斯拉把标识拿回来了。
还有一点是驰名商标的问题。前面提到如果两个注册商标的冲突，是注册的标识和产品类别都很像，这样后者才不能注册。如果后者在不类似的商品上注册，在先商标是挡不住的。但是如果在先商标是一个驰名商标，就可以获得超过类似商品范围的保护，这是商标下面常说的一个跨类保护问题。
商标纠纷归根到底都是一个消费者混淆的问题。还是要回到商标的意义是什么。为什么要有商标制度？目的是为了让消费者搞清楚带有商标标识的产品服务是哪一家来的。这一系列的商标权和注册权的冲突，最后的问题都是会不会导致消费者混淆。
三、应对商标侵权风险如何应对商标侵权的风险，需要和前面提到的商标申请注册中应该关注的点一一对应。前面提到商标不规范的使用就会产生侵权的风险，还有是不是构成商标权的使用，这样规范性使用一方面能减轻侵权的风险，另外一方面也是建立商标使用的证据。商标只有通过使用才能获得知名度，才能逐渐的扩大它的保护范围，这是一个基本原则。
1. 注意加强自身商标使用
商标不规范使用（拆分，改变商标文字、图形、颜色，改变显著特征，超出核准注册的商品/服务范围）可能产生侵权风险。需要注意各种环境下的使用：产品本身包装、宣传材料、宣传稿（有时突出性的文字描述也可能构成商标使用）；及时与业务部门沟通，审阅产品包装、宣传物料。
2. 不侵权的抗辩
主张不构成消费者混淆（需要提交实际使用情况的证据，以及消费者调查报告等）；主张商标权人恶意（恶意注册商标不应获得司法保护）；主张在先权利抗辩（字号权、商品化权、商标先用权），还有先用权抗辩、权利穷竭抗辩、合理使用抗辩等。
3. 采取反制措施，对对方施加压力
主张对方恶意提起知识产权诉讼；针对对方提起侵权诉讼。
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提问1：我有两个使用相关的问题请教，一个是对于可能会涉及到的一些类目做商标保护，同时，有一个撤删的潜在风险，这一点上公司应该怎么样具体操作？
祁放博士：针对您这个问题，有两种方式。第一，有一些防御性的注册“注册三年不使用”并不完全适用，比如说非常接近的标识，商标局也会认为这个标识和主标识非常像，也会认为这个主标识可以延伸到防御性的标识来使用。第二，对于跨不同类别的情况，我们的建议是每三年申请一次商标就可以解决，虽然对于公司是一个大的负担，但也没有特别好的办法。
提问2：因为我们是做消费品的，会遇到一个情况授权商标给到代工厂，或者是一些包材加工厂来用我们的商标。在一些条款和加工合同上，怎样规避一些风险呢？应该怎么样保护自己？
祁放博士：如果要授权另外一方去使用标识，我觉得一定要规范地使用，这个标只能这样用，只能用在哪些产品服务上，规范使用是一个很重要的方面。再就是还要阶段性了解标识的使用情况，也对应“三年不使用”的问题。最核心还是规范使用，权利人自己规范使用比较容易，一旦许可出去之后，因为是一个不同主体的使用，就需要去了解或者是控制一些使用情况。在多个案例中，由于商标许可人怠于监督被许可人规范使用商标，造成侵犯他人商标权，法院判决商标许可人承担连带责任。
提问3：如何看待企业商标防御注册与知识产权局对囤积商标的审查之间的矛盾？
祁放博士：这之间没有什么实际的矛盾，因为防御注册的前提是要有一个主商标，而且是实际使用有一定影响力的主商标，这样才能谈到防御注册。而囤积商标的前提是没有主商标，再者防御注册的这些标肯定和主标很像。所谓防御就是为了防止别人来搭你的商誉，商誉是从哪儿来？是从主要的商标来的。所以防御注册都是和主标很像的标识，才能叫防御注册；而囤积商标的前提是这些商标没有直接的使用，就是为了获得商标的注册，为了能够用这些商标去打击对手或者是卖给真正的权利人获利，这种才是一个囤积商标的行为。
提问4：如何去应对大公司不停地以一些不充分理由来提出我的商标无效呢？
祁放博士：前面我们说的是对自己商标的保护，是对和自己商标很像的标识提无效或者异议。从另外一个角度，在后商标的申请方很可能是完全善意地申请这个标识，完全没有希望依附于你的商誉。我应该获得注册，但是在先的标识公司会不停的去提这个异议、无效。之前美国有一个案子，女性内衣品牌维多利亚的秘密，还有一家女性内衣店就叫做Victoria's Secret。维多利亚秘密起诉后者，后者陈述公司老板就叫Victoria，就喜欢用自己的名字。最后双方打了好几年的诉讼，最后双方就停战了。
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