法制|申请商标延续性注册,为何会被驳回?


通常来说 , 当出现不同主体在相同类似商品上同日申请相同近似商标 , 以及以不正当手段抢先申请注册他人使用在先并有一定影响的商标等情形时 , 我国《商标法》将对在先使用商标提供保护 。 因此 , 对商标的在先使用虽然不能形成严格意义上的权利 , 但在特定情形下也可成为《商标法》所保护的准权利 。
但如果在后商标申请人主张自家商标系对其品牌的延伸性保护 , 与他人在先商标共存不会导致相关公众产生混淆 , 又该根据哪些法规条例进行考量?
前不久 , 北京知识产权法院针对“新华三”商标无效行政纠纷一案作出了一审判决 。
案情简介
2015年10月21日 , 新华三技术有限公司(以下简称新华三公司)在培训、安排和组织学术讨论会等服务上申请注册了“新华三”商标(简称诉争商标) 。
法制|申请商标延续性注册,为何会被驳回?
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第三人认为诉争商标与其在先申请注册“新华电脑教育XINHUA”“新华XINHUA”系列商标(简称引证商标)构成使用在相同或类似服务上的近似商标 , 违反了2014年施行的商标法第三十条的规定 , 应予无效 。


法制|申请商标延续性注册,为何会被驳回?
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国家知识产权局经审查认为诉争商标确与引证商标构成使用在相同或类似服务上的近似商标 , 对诉争商标予以无效宣告 。

法制|申请商标延续性注册,为何会被驳回?
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对此结果 , 新华三公司不服 , 向北京知识产权法院提起行政诉讼 , 认为诉争商标与引证商标不构成近似商标 , 且诉争商标系对其品牌“华三”的延伸性保护 , 其申请诉争商标具有合法依据 , 不应予以无效 。

法院是怎么判的呢?
法院观点
新华三公司主张诉争商标系其“华三”商标的延续性注册 , 但基础商标的延续性注册应具备相应的条件 。
具体要求依据以下相关法规条例:
北京市高级人民法院在2014年发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第八条规定 , 商标延续性注册是指商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度 , 从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或近似商标与其基础注册商标联系在一起 , 并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的 , 基础注册商标的商业信誉可以在后申请注册的商标上延续 。

北京市高级人民法院在2019年新发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第15.1条中规定 , 诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前 , 他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或近似的商标并持续使用且产生一定知名度 , 诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下 , 诉争商标申请人据此主张该商标应予以核准注册的 , 可以不予支持 。
同时 , 在判断时应当始终坚持混淆原则 , 即在后注册的商标不能与他人在先商标产生混淆和误认 , 否则亦不应当予以注册 。
而本案中 , 诉争商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标 , 且原告新华三公司提交的证据不足以证明其基础商标“华三”商标在教育培训服务上已具备较高知名度 , 也不符合延续性注册的条件 , 故而法院一审判决如下:
驳回新华三公司的诉讼请求 , 并维持国家知识产权局作出的无效决定 。
据了解 , 这并非个例 , 实际上七匹狼也曾有过此类申请 。

福建七匹狼集团有限公司(下称七匹狼公司)在2016年10月9日将其一件图文组合商标中的图形部分申请商标注册 , 并指定使用在皮带、钱包、皮制家具罩、伞等第18类商品上 。 结果却因为有人在先获准注册了一件图形商标而被驳回注册申请 , 七匹狼公司当即以该图形商标系对其在先图文组合商标的延伸性注册为由展开系列诉讼 。


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