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美国成美律师事务所|注册美国商标需要符合的实质法律要求( 二 )


申请人必须持续使用该商标 ， 使得消费者一看到商标就立刻联想到申请人的商品或者服务 ， 建立了这种关联之后 ， 该商标就不再仅仅是一个普通的词汇 ， 而是特别指向申请人 。 这时 ， 法律上称这个商标具有了“衍生含义”（secondary meaning） 。
“Holiday Inn”（假日酒店）就是“描述性”商标获得“衍生含义”的典型案例 。 “Holiday”（假日）和“Inn”（酒店）这两个词汇都主要用来指称度假或住宿服务 ， 都是一般的描述性表达 。 但是 ， 通过多年的使用 ， 消费者已经在这个名称与该酒店之间建立起了直接的关联 ， 看到“Holiday Inn”之后人们不会再想到其它的酒店或者一般的酒店服务 。 所以 ， 这个商标就获得了“显著性” 。
美国成美律师事务所|注册美国商标需要符合的实质法律要求
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总之 ， 从显著性要求来说 ， 在选择商标时可以考虑：第一 ， 如果还未确定商标 ， 那么可以创造一个新词汇 ， 或者选择与自己的商品或者服务无直接关联的词汇 。 第二 ， 如果商标已在使用当中 ， 而且属于“描述性”的 ， 那么只能选择获取“衍生含义”的途径 ， 也就是通过广泛和持续的使用扩大商标的知名度 ， 在消费者群体中建立该商标与申请人的直接联系 。
2. 非功能性（Non-Functionality）
商标法规定 ， 申请注册的商标不得具有功能性 。 其原因涉及到与专利法的衔接 ， 具体而言 ， 专利的本质在于“公开获得垄断” ， 即专利权人通过公开其专有技术获得法律保护的“排它使用权” ， 但是 ， 出于公共利益的考虑 ， 这种保护是有期限的 。 期满后 ， 专利技术就进入公共领域 ， 可以被他人无偿使用 。
跟专利不同 ， 注册商标可以续展 ， 因而获得长期（理论上无限期）的法律保护 。 所以 ， 如果某项具备实际功能的特征可以作为商标注册而获得无限期保护的话 ， 那么将导致与专利立法政策的直接冲突 ， 破坏专利制度的设计 。
有可能涉及功能性的商标大多不是文字性的 ， 而主要是商品的外观设计 。 功能性指的是“某种设计对商品的使用或者目的而言是必备的 ， 或者会影响到商品的成本或者质量” 。 一般来说 ， 如果某种设计已经成功申请了实用专利（utility patent） ， 那么就具有功能性；相反 ， 外观设计专利（design patent）本身则不具备功能性 。
功能性分两种——实用功能性（utilitarian functionality）和美学功能性（aesthetic functionality） 。 先说实用功能性的两种情形：（1）产品外观设计可以实现某种功能 ， 并且如果不采用这种设计就无法达到该功能；或者（2）某种外观设计使得该商品具有相当的优势 ， 以至于其它商家如果不采用相同的设计根本无法与之相竞争 。
美国成美律师事务所|注册美国商标需要符合的实质法律要求
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美学功能性是指某个设计主要是为了增加商品的美感 ， 而不具备实际的使用便利 。 但是这种设计使得商品具有极大的吸引力 ， 其它商家如果不效仿就无法竞争 ， 比如 ， 情人节巧克力的心形设计既是如此 。
2009年 ， “好时”（Hershey’s）公司申请将其块状巧克力的外观作为商标注册 ， 具体描述为“十二个相同大小的长方形按三排四列分布 ， 每个长方形均有凸起的外围” 。 审查员认为这个特征属于功能性设计 ， 因为它更便于把巧克力掰成均匀的小块 。
经过上诉程序 ， 美国“商标审理与上诉委员会”（Trademark Trial and Appeal Board ， 简称TTAB）认为 ， 巧克力块可采用的形状和外观多种多样 ， 好时公司的设计虽然有单独的功能性因素 ， 但是从整体上看 ， 这些因素加在一起仍然不是为了主要使整个巧克力块具备功能性（not primarily functional） 。 最终 ， 好时的设计在2013年成功注册 。


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